Hoofdstukken intellectuele eigendom door Visser: Hoofdstuk 2

Wat is het merkenrecht? 

Wat houdt het Benelux en Europees merkenrecht in? 

In Nederland bestaat alleen merkenrecht dat geldt voor de gehele Benelux en een merkenrecht dat geldt voor de hele Europese Unie. Het merkenrecht van de Benelux is gebaseerd op het merkenrecht van de EU. Het gevolg hiervan is dat niet de Hoge Raad de hoogste rechter is, maar het Hof van justitie van de EU. 

Merken kunnen worden gevormd door alle tekens. Het doel van een merk is het onderscheiden van de waren en diensten van een onderneming van die van een andere onderneming. Het merkenrecht geeft ook bescherming aan de houder van een merk als deze ingeschreven staat in het register. 

Het merkenrecht wilt verwarring voorkomen bij het publiek. Consumenten willen niet het verkeerde product kopen en producenten willen niet dat anderen profiteren van de bekendheid van zijn merk. Het recht dat bescherming biedt wordt het merkenrecht genoemd, het recht op een merk wordt merkrecht genoemd. Een merk kan overgedragen worden als onafhankelijk van de onderneming overgedragen kan worden. 

Wat gebeurt er bij merkinbreuk? 

Het gevolg van merkinbreuk 'sub a'. 

Het merkrecht is een uitsluitend en absoluut recht. Een onderneming kan zich beroepen op bescherming tegen het plegen van een onrechtmatige daad (6:162 BW), als zijn merk gebruikt wordt door een ander. Oneerlijke handelspraktijken en misleidende reclame vallen namelijk onder een onrechtmatige daad. 

De merkhouder kan het gebruik van zijn merk verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk, in het economisch verkeer gebruikt wordt en geldt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven (artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE). Onder merkgebruik valt het aanbieden van waren onder de merknaam of het gebruik ervan in reclame. Het gebruik van een identiek teken voor identieke waren wordt double identity genoemd. 

Het gevolg van merkinbreuk 'sub b'. 

Vaak gaat het niet om het gebruik van hetzelfde teken maar om het gebruik van een teken dat veel lijkt op het merk. Het gaat ook vaak om vergelijkbare waren. Het merkenrecht wilt verwarring door het publiek voorkomen. Daarom wordt een teken verboden als het gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor vergelijkbare waren of diensten. Het bewijs van verwarringsgevaar is vereist (artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE). 

Er wordt globaal beoordeelt of er een visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis berust op de totaalindruk die door de merken worden opgeroepen (Puma/Sabel). Zien de merken er hetzelfde uit? (Visueel). Klinken de merken hetzelfde? (Auditieve). Betekenen de merken hetzelfde? (Begripsmatig). In het arrest over Llyod tegen Loints was er sprake van auditieve gelijkenis. In het arrest Picasso/Picaro besloot het Hof echter dat ondanks er sprake was van auditieve overeenstemming, er geen sprake was va verwarringsgevaar door het duidelijk begripsmatig verschil. 

In het arrest EAU CROCO/Lacoste oordeelde het Hof dat louter begripsmatige overeenstemming voldoende is om verwarringsgevaar aan te nemen. Uit de jurisprudentie is naar voren gekomen dat wasverzachter en wasmiddel overeenstemmende waren zijn, net zoals fietsen en fietsbanden. 

Het gevolg van merkinbreuk 'sub c'. 

Voor bekende merken bestaat er een ruimere bescherming (artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE). De houder van een bekend merk mag het gebruik van een teken dat gelijk is overeenstemt met het merk. Het maakt hier niet uit of er sprake is van verwarringsgevaar of overeenstemmende waren. Het gaat er hier om dat het teken een verband oproept bij het publiek. Er moet ook sprake zijn van 'afbreuk doen' of 'onrechtvaardig voordeel trekken'. 

Het gebruik van een soortgelijk teken doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dit wordt ook wel verwatering genoemd. De merkhouder kan hiertegen bezwaar maken (Bols/Colgate, Claeryn/Klarien). 

Ongerechtvaardigd voordeel trekken gebeurt als er schade wordt berokkend bij de houder van het bekende merk. Dit kan gebeuren door het aanbieden van bijvoorbeeld nep-parfums. Er wordt dan opzettelijk geprobeerd in het kielzog van het bekende merk te varen. Dit wordt free-riding genoemd. 

Het gevolg van merkinbreuk 'sub d'. 

De merkhouder mag zich verzetten tegen het gebruik van zijn merk, indien door dat gebruik voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Een voorbeeld hiervan is een zeer schadelijke parodie op een merk. Vrijheid van meningsuiting kan echter wel een geldige reden opleveren voor een parodie, dit volgt uit het arrest (Mercis/Punt.nl): Nijntje-parodieën. 

Wat gebeurt er bij uitputting?

Het tweedehands verkopen of doorverkopen van merkartikelen wordt uitputting genoemd. Een merkhouder kan zich hier niet tegen verzetten. Dit is vastgelegd in artikel 2.23 lid 3 BVIE. Verzet is alleen mogelijk als de toestand van de waren is verslechterd. 

Hoe verkrijg je het merkrecht, en hoelang is de duur? 

Het inschrijven van het merk. 

De inschrijving van het merk is vereist bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Na het inschrijven verkrijg je een merkrecht. Zonder inschrijving, geen recht. Het merk moet bij de inschrijving voldoen aan de vereisten, zoals 'onderscheidend vermogen'. 

Wat houdt onderscheidend vermogen in? 

Het publiek moet er een merk in herkennen, pas dan is er voldaan aan het vereiste van een onderscheidend vermogen. Een merk moet niet te beschrijvend zijn, de inschrijving van zulk soort merken kan worden geweigerd. Tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst mogen niet ingeschreven worden (artikel 2.2bis sub c BVIE). Biomild is hier een voorbeeld van (Campina/BMB). 

Het ontstaan van een merk door inburgering.

Een merk kan ook ontstaan door intensief gebruik en reclame. Microsoft was een beschrijving voor software voor een microcomputer. Door intensief gebruik van de naam Microsoft, is het een merk geworden. Dit wordt inburgering genoemd. Op den duur krijgt een teken dan een onderscheidend vermogen. 

Tegenover inburgering staat verwatering. In dat geval worden tekens of benamingen in het normale taalgebruik en het handelsverkeer gebruikelijk. Deze tekens en benamingen kunnen niet worden ingeschreven, als ze al ingeschreven staan, worden deze nietig verklaard (artikel 2.2bis lid 1 sub d BVIE). Hagelslag is hier een voorbeeld van. 

Een merkinschrijving is tien jaar geldig. Op verzoek en tegen een betaling kan de inschrijving onbeperkt verlengd worden met steeds tien jaar (artikel 2.9 BVIE). 

Het verschil tussen handelsnaamrecht en merkenrecht. 

In het handelsnaamrecht gaat het om de naam van een onderneming. In het merkenrecht gaat het in tegenstelling om een teken ter onderscheiding van het product of dienst dat afkomstig is van de onderneming. Er kan sprake zijn van een overlap. Dit zie je bijvoorbeeld bij KLM. Overlap is geen probleem als de rechten in dezelfde handen zijn. 

Als een handelsnaam en een merk in verschillende landen veel op elkaar lijken, moet de jongere handelsnaam wijken voor de oudere merknaam (artikel 2.20 lid 3 sub d jo. lid 2 sub a tot en met c BVIE). Bezwaar maken tegen een jonger merk kan op grond van de onrechtmatige daad (Euro-Tyre/Eurotyres). 

Hoe zit het bij domeinnamen? 

Domeinnamen zijn verbonden aan internetadressen. Nederlandse domeinnamen kunnen worden aangevraagd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland: SIDN. Nadat de aanvraag is goedgekeurd mag een onderneming de naam als enige gebruiken. Een domeinnaam kan wel inbreuk maken op bestaande handelsnaamrechten of merkenrechten van een ander. Het gebruik van een domeinnaam kan op den duur ook gebruik als een handelsnaam opleveren.